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優先權證明文件之認定

案例七
有關第104107471號「充電站系統與相關電動車充電方法」發明專利申請案主張優先權事件(經訴字第10506302420號決定)(決定日:105.03.10)
爭議標的:優先權證明文件之認定
相關法條:專利法第29條第2、3項;專利法施行細則第26條第1項及第2項
【決定摘要】
依專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」第1-7-4頁規定「優先權證明文件如係自外國或WTO會員之專利受理機關網站下載,須為經該專利受理機關『認證』之電子資料(其上應附有官方認證頁),並釋明確自該專利受理機關網站下載,經專利專責機關認可者,始視為優先權證明文件正本,並須檢送依其電子資料印製之全份紙本文件。」及美國專利商標局所公告「專利申請案之相關證明文件將以電子及紙本格式提供」有關「Certified Copies with Paper Certification」或「Certified Copies with Electronic Certification」(按即紙本或電子優先權證明文件)之內容及精神可知,凡專利專責機關所核發之優先權證明文件,無論係以紙本或電子形式所呈現者,均應附有認證聲明(如包含浮雕之印信及簽署或數位認證之簽章等)。
【案情說明】
訴願人於104年3月10日向原處分機關(智慧局)提出「充電站系統與相關電動車充電方法」發明專利申請案,並主張西元2014年3月10日美國第61/950,223號優先權,編為第104107471號發明專利申請案審查。依專利法第29條第2項規定,訴願人至遲應於104年7月10日前檢送優先權證明文件到局,惟訴願人於104年7月9日補送其自美國專利商標局網站下載之優先權基礎案之收據影本及相關申請文件。原處分機關認其未依專利法第29條第2項之法定期間,於最早優先權日後16個月內檢送所主張優先權之證明文件,乃依同條第3項規定,處分本案視為未主張優先權。訴願人不服原處分機關所為之處分,提起訴願,經訴願決定駁回。
【決定要旨】
一、 按優先權是指申請人在向相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出申請專利後,並於法定期間內就「相同發明」向其他會員國提出申請時,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日,作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日,是國際優先權制度存在之目的係在解決或避免本國申請案因較晚申請而可能喪失新穎性的問題。因此各國所發優先權證明文件,均在確認申請案已符合在該國取得申請日之要件後,於證明文件上載明申請案之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號數,並將申請日提出之申請文件,包括申請案基本資料、發明說明書、申請專利範圍與圖式等併入,再予用印封裝,使申請人得憑以向本國證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容,並供專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明」、得否享有優先權。
二、 依專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」第1-7-4頁規定「優先權證明文件如係自外國或WTO會員之專利受理機關網站下載,須為經該專利受理機關『認證』之電子資料(其上應附有官方認證頁),並釋明確自該專利受理機關網站下載,經專利專責機關認可者,始視為優先權證明文件正本,並須檢送依其電子資料印製之全份紙本文件。」及美國專利商標局所公告「專利申請案之相關證明文件將以電子及紙本格式提供」有關「Certified Copies with Paper Certification」或「Certified Copies with Electronic Certification」(按即紙本或電子優先權證明文件)之內容及精神可知,凡專利專責機關所核發之優先權證明文件,無論係以紙本或電子形式所呈現者,均應附有認證聲明(如包含浮雕之印信及簽署或數位認證之簽章等)。
三、 本案訴願人於104年7月9日所檢送受理申請文件之執據及相關申請書件,均未見有上述之認證聲明,即未經專利專責機關審核確認,當無法證明為美國專利商標局所核發或證明受理之優先權證明文件,原處分機關亦毋庸依前揭專利法施行細則第26條第2項規定,通知訴願人限期補正優先權證明文件正本;縱訴願人於訴願階段所提之優先權案認證版本(Certified Copy)相關文件與前開申請文件內容完全吻合,仍無解於本件專利申請案因逾法定期間(至104年7月10日止)未檢送合於規定之優先權證明文件之事實。是原處分機關依前揭專利法第29條第2項及第3項之規定,認本件專利視為未主張優先權,自無不合。

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  • 更新日期: 106 年 10 月 17 日  瀏覽人次:785